【知产财经】叶菊芬、付凡：商标在先利用抗辩中“原利用范畴”认定的实务研究

做者：叶菊芬 付凡 上海常识产权法院

我国《商标法》第五十九条第三款规定了商标侵权诉讼中的商标在先利用抗辩轨制，也称商标先用权抗辩。根据该规定，当被诉商标系被诉侵权人先于商标注册人申请商标注册之日利用且有必然影响的商标的，其有权在原利用范畴内陆续利用该商标。法令规定商标在先利用抗辩轨制意在填补商标注册造的缺陷、庇护在先利用人的在先权益，但关于若何认定“原利用范畴”，以合理规定商标在先利用抗辩轨制的鸿沟，实务中仍存在诸多不合。本文围绕商标在先利用抗辩轨制的立法目标，连系典型案例，从原利用主体、原利用商标、原利用商品或者办事、原利用地区和原利用体例等方面，进一步厘清“原利用范畴”的认定原则。

　　一、商标在先利用抗辩轨制的立法目标

商标的生命在于利用，利用行为使得商标产生指示商品来源的感化，将商标从不具有财富性价值的贸易符号改变成为可以带来财富性利益的财产钥匙。商标法相关轨制的核心，即在于庇护此种承载着商誉价值的财产钥匙。我国的商标庇护轨制摘取商标注册造，即注册商标公用权因申请注册而获得，且商标的申请与获准注册也其实不以商标能否现实利用为考量根据。但如前所述，商标的价值源于利用人在运营活动中的现实利用行为。即使商标未经注册，只要颠末必然的利用、鼓吹等行为，即可能因而而产生商誉和财富性利益。那就招致在商标注册造的布景下，理论中部门行为人通过夺注别人在先利用并具有必然影响的商标谋取不合理利益。此时若对在先利用人不加以特殊庇护，将褫夺在先利用人已构成的在先利益，障碍消费者基于商标商誉构成的相信利益选购商品或办事，还可能纵容商标歹意夺注行为，侵扰市场合作次序，与商标法旨在庇护市场合作次序、降低消费者抉择成本的理念各走各路。因而，我国商标法在2013年修订时新增了商标在先利用抗辩轨制。

商标在先利用抗辩轨制通过限造商标权人部门公用权、付与在先利用人在先利益的体例，填补了商标注册主义形式不存眷现实利用行为的缺陷，使得商标权人不因非本身利用行为而获利、在先利用人的投进不因未申请注册而消亡，实现商标权人与在先利用人之间的利益平衡，契合了商标法以商标利用为灵魂的轨制目标。但需要强调的是，固然有需要赐与在先利用的未注册商标必然的庇护，但庇护水准不宜过高，应制止对商标注册人的利益产生不合理影响，以免冲击到商标注册造那一商标治理根本轨制。商标法通过规定“原利用范畴”，合理限制了在先利用人权益的庇护范畴。从法令规定商标在先利用抗辩的立法目标动身，

原利用范畴确实定应以商标在先利用行为现实创造的在先商誉为核心，通过揣度该在先商誉的笼盖范畴来确定在先利用人可陆续利用商标的范畴。司法理论中，关于原利用范畴的认定，次要涉及原利用主体、原利用商标、原利用商品或者办事、原利用地区和原利用体例等维度的认定。

　　二、原利用主体的认定

商标在先利用抗辩轨制中，在先利用人本身在原有范畴内陆续利用商标当然属于原利用主体。但在争议商标申请注册之后，在先商标的被答应人、受让人等其他主体能否有权基于在先利用人的利用行为主张先用权抗辩？我们认为，从商标在先利用抗辩轨制的立法目标来看，认定某一主体能否为可主张商标在先利用抗辩的原利用主体，应以在先商标在注册商标申请日前的既存商誉能否由该主体的利用行为产生为原则。

（一）在先商标的被答应人

《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先利用抗辩仅是一种限造注册商标公用权的抗辩事由，并不是一种法定的、能够答应或者让渡的、积极意义上的“利用权”。[1]当在先利用人将该未注册商标答应给别人利用时，在先利用人创造的既存商誉固然在必然水平上可以辐射至被答应主体所利用的被答应商标，但商誉系因商标利用行为而产生，若被答应人尚未现实利用该商标，不会仅仅因答应行为而使得商誉转嫁至被答应主体。因而，被答应人能否构成主张先用权抗辩的适格主体，取决于其在注册商标申请日之前能否现实利用了被诉商标。

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鉴于我国摘取商标注册主义，在认定可主张先用权抗辩的主体范畴时，应在庇护商标注册轨制不变的框架下，对商标在先利用人和注册商标公用权人的利益停止平衡。凡是情状下，商标在先利用人通过本身运营扩展运营规模，一般需要必然的时间、人力及资金投进，较难在短时间内到达较大规模，但通过答应别人利用商标的体例扩展运营规模则相对较为随便。同时，因为被答应人的整体数量难以掌握，若无前提地容许在先利用人通过发放答应的体例停止扩大，将对商标注册人的利益形成难以意料的影响。为合理平衡商标注册人及在先利用人的利益，也应对被答应人的利用加以限造，不该容许在注册商标申请日之后才起头现实利用被诉商标的被答应人主张先用权抗辩。例如，在天安数码城（集团）有限公司与御河硅谷（上海）建立开展有限公司（简称“御河公司”）等损害商标权及不合理合作纠纷案中，御河公司以在先利用被诉商标的案外人默示答应其利用被诉商标为由主张商标在先利用抗辩。法院认为，假设容许在先利用人的被答应人主张在先利用抗辩，一方面将使得享有抗辩权的主体范畴无限扩展，招致商标注册人市场上的匹敌力量增大，并在必然水平上丧失将商标答应别人的可能。另一方面，无前提容许在先利用人停止答应，可能使其运营规模快速扩大，本色上躲避了商标法要求其仅能在原有范畴内陆续利用商标的规定，对商标注册人的利益形成严峻影响。据此，法院认定御河公司的商标在先利用抗辩不成立。[2]

（二）在先商标的受让人

如前所述，在先利用人其实不仅因其商标利用行为而享有法定的商标让渡权，故在先商标的让渡同样无法带来既存商誉一并让渡的法令后果。受让人能否构成先用权抗辩的适格主体，取决于其本身的利用行为能否属于在注册商标申请日前先于商标注册人利用并有必然影响。但也存在破例，若受让人受让的并不是仅仅是在先商标，而是包罗该商标所涉营业整体运营权的让渡，例如企业合并、分立或因企业改造而从头设立新的企业等，则在先利用人因在先利用商标而产生的既存商誉将整体转移至受让人。此种情状下，容许继受者在原有范畴内陆续利用商标，其实不会扩展市场中现存的商标利用主体数量，也凡是不会损害商标权人的利益。因而，此种基于主体承袭关系的继受者能够构成先用权抗辩的适格主体，得以援引在先利用人的利用行为提出先用权抗辩。例如，在华联超市股份有限公司与肥城市华联商贸有限公司等损害商标权及不合理合作纠纷案中，更高人民法院在阐述商标权人华联超市股份有限公司最早利用“华联”商标的时间时明白指出，华联超市股份有限公司系经屡次股权让渡、变迁主体而构成，与其前身各主体之间存在密切的承袭关系，其利用“华联”字号的时间应逃溯至其前身成立之时。[3]

固然那不是关于商标在先利用抗辩原利用主体的认定，但关于承袭关系情形下原利用主体的认定具有参考意义。

（三）在先利用人的联系关系主体

联系关系主体指的是一方掌握、配合掌握另一方，或对另一方施加严重影响，以及两方或两方以上受统一掌握、配合掌握的主体。商标在先利用人将其在先商标答应联系关系主体利用时，联系关系主体可否基于在先利用人的利用事实提出商标在先利用抗辩？我们认为，因为商标在先利用抗辩庇护的是既存商誉，即使两个主系统联系关系主体，但因为相互独立，其实不存在商誉共享，在先利用人因利用商标而构成的既存商誉与其联系关系主体无关，故联系关系主体不得仅因联系关系关系而援引在先利用人的利用行为提出抗辩。例如，在内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司与深圳市周一品小肥羊餐饮连锁治理有限公司损害商标权及不合理合作纠纷案中，法院认为，深圳市周一品小肥羊餐饮连锁治理有限公司与其法定代表人周易平做为业主运营的“周一品小肥羊店”是两个独立的民事主体，两者之间不存在任何权力义务上的让渡和继受关系。因而，深圳市周一品小肥羊餐饮连锁治理有限公司不克不及援引“周一品小肥羊店”对涉案商标的在先利用行为提出抗辩。[4]另如，在陈某与华润置地（厦门）房地产开发有限公司安达仕酒店等损害商标权纠纷案中，安达仕酒店以案外人深圳君悦酒店的在先利用行为提出在先利用抗辩。但经查，二者系华润置地集团内部两个独立法人华润置地（厦门）房地产开发有限公司和华润（深圳）有限公司别离设立的分收机构，其实不存在营业运营等方面的承袭关系；且安达仕酒店与君悦酒店系华润置地集团旗下两个差别的酒店品牌，二者其实不存在商誉共享。据此，法院认为安达仕酒店无权以深圳君悦酒店的在先利用行为主张在先利用抗辩。[5]

需要重视的是，就不具备独立法人资格的法人分收机构而言，固然其系以本身的名义对外处置民事活动，但该种民事活动以从属企业法人的受权为限，财政核算需并进从属企业法人，民事责任也由从属企业法人承担。因而，分收机构的利用行为事实上等同于其从属企业法人本身的利用行为，分收机构有权以其从属企业法人的在先利用行为为由提出先用权抗辩。当然，若在先利用人到其原利用地区范畴之外设立分收机构，该分收机构主张的先用权抗辩能否成立，还需对分收机构能否在原地区范畴内停止认定。

　　三、原利用商标的认定

根据我国《商标法》第四十九条的规定，商标注册人不得私行改动注册商标。根据举重以明轻的类比推理规则，在先利用人可在原利用范畴陆续利用的商标应为与原利用商标不异的商标。同时，我国《商标法》第五十九条第三款还规定，商标权人能够要求在先利用人在原利用商标上附加恰当区分标识。因而，若在先利用人是为了与注册商标相区别而做出部门改动的，应予准许。例如，在深圳市悦跑运动文化有限公司与广州悦跑信息科技有限公司损害商标权纠纷案中，法院认为，广州悦跑公司不得改动原利用商标的文字、图形、构造、色彩、书写办法等，但假设是为了与涉案商标相区别而添加的标识表记标帜，只要不构成原利用商标的一部门，且确实能发扬区分感化的，仍然属于在原有范畴内利用。[6]

也有看点认为，应容许在先利用人改动原利用商标的文字、图形、构造、色彩、书写办法等......（文章未完，全文共9071字）

来源：知产财经

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